1.INTRODUÇÃO

Conforme noticiado, o INPI participou da 18a. reunião do “Comitê Permanente sobre legislação de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas” na sede da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI, na segunda semana de novembro, figurando entre as pautas a discussão de novos modelos de registro de marca ao redor do mundo, dentre elas as sensoriais.

No Brasil é bem sabido que são passíveis de registro apenas as marcas visualmente perceptíveis o que acaba restringindo aos sinais nominativos, figurativos ou mistos.

Entretanto, esta não é a tendência mundial. Muitos países tem entendido que as marcas sensoriais são uma demanda do mercado e que portanto o direito deve acompanhar tais evoluções.

Mas como exprimir sensações por meio de marcas?

Como transformar o abstrato em concreto e ainda com suficiente distintividade?

Via de regra, são exigidas, no mínimo duas condições para o registro de marcas sonoras e olfativas: que o signo possua distintividade e que seja passível de representação gráfica.

2. Na Austrália, o órgão responsável pelos registros de marcas e patentes, o “Australian Trademark Office”, estabelece que para o registro de marcas sonoras é necessário que haja uma descrição precisa.

Assim, se a marca se constitui de música ou de melodia, no formulário de pedido de registro deverá conter as notas musicais, o tom e os instrumentos utilizados.

Entretanto, caso a marca seja formada por sons ou barulhos, poderá ser representada por meio de palavras descritivas, conforme o exemplo concedido no site:

“Um som também pode ser representado por palavras (por ex. Clip, Clop, Moo) e deverá incluir um descrição exata da marca como por ex. ‘ a marca consiste no som de 2 passos de uma vaca em um pavimento, seguido do som de uma vaca mugindo” (tradução livre)

Segue-se o mesmo raciocínio para o pedido de registro de marcas olfativas, ou seja, é imprescindível uma descrição exata do cheiro conforme o exemplo, “o cheiro de flores de maçã aplicada em pneus de carros”.

3. No contexto da recém formada União Européia cujos esforços se concentravam nitidamente em fortalecer a identidade européia e criar os mais diversos sistemas de cooperação mútua entre os países membros, foi criada em 1993 o “Office of Harmonization for the Internal Market” – OHIM.

De acordo com informações do próprio Instituto suas atividades de registro e regulamentação atendem atualmente 27 países e 500 mil pessoas.

Como já demonstra explícito em sua própria denominação, o Instituto tem como principal objetivo a harmonização das questões de marcas e patentes, oferecendo proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual no âmbito da União Européia.

Na mesma esteira dos critérios adotados pela Austrália, a OHMI admite a viabilidade de registros de marcas olfativas e sonoras desde que atendidas as duas condições: que o signo tenha distintividade suficiente e que seja passível de representação gráfica. Para tanto, se fundamenta na Diretiva Comunitária 89/104, especialmente no art.2 e no Regulamento Comunitário 40/94, art. 4.

Mas, se por um lado o Instituto admite o registro de tais marcas com guarida nos diplomas supra-citados, por outro, tem encontrado, na prática a dificuldade de deferir pedidos de registro que atendam os critérios legais exigidos, dada a complexidade em exprimir-se graficamente signos cuja essência é abstrata.

Tanto é verdade que são poucos os exemplos de marcas sensoriais deferidas pela OHMI.

A primeira marca deferida nesta qualidade foi a olfativa “the smell of fresh cut grass”, cuja tradução é “o cheiro de grama fresca cortada”, para a Classe 28, especificamente para bolinhas de tênis, pela empresa holandesa VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA SENTA AROMATIC MARKETING.

A decisão final de deferimento da referida marca olfativa se deu em 11 de fevereiro de 1999, pouco mais de 02 (dois) anos depois da entrada do pedido no Instituto, haja vista este ter sido negado inicialmente pelo examinador.

De acordo com a referida decisão, tanto o critério de distintividade bem como o da representação gráfica foram devidamente observados, cuja fundamentação segue:

“ (…)
14 – O cheiro de grama fresca cortada é um cheiro distinto o qual todas as pessoas o reconhecem por experiência. Para muitos, o odor ou a fragância de grama fresca cortada o fazem lembrar da primavera, ou do verão, de gramados podados, ou outras experiências prazerosas como estas.

15 – O Conselho está satisfeito que a descrição fornecida está apropriada para a marca olfativa que busca o registro para bola de tênis e está em conformidade com a exigência da representação gráfica do art.4 CTMR (sigla para o Regulamento Comunitário n° 49/94) ”

Por outro lado, é curioso que embora em muitos casos seja mais fácil sua representação gráfica, a marca sonora pode apresentar alguns percalços, como foi no caso do “rugido do leão” da Metro-Goldwyn-Mayer – MGM, que mesmo após a interposição de recurso da decisão do examinador, teve seu pedido negado perante a OHMI. A forma gráfica pretendida como marca foi a seguinte:

Entretanto, o Conselho de Apelação – que é o órgão de segunda instância da OHMI, entendeu, por meio da decisão no proc. n° R 781/1999-4 em 29.09.2003 que o pedido de registro supra-citado “não pode ser lido, nem tampouco entendido, não podendo ser considerado como uma representação gráfica válida de marca”

Isso porque, de acordo com a referida decisão, já não está mais em discussão a viabilidade ou não de marca sonora, uma vez que é bem sabido que estas são admitidas na Comunidade Européia; mas a sua representação gráfica de maneira clara e inteligível, o que não ocorreu neste caso em tela porque o suposto sonograma colacionado não possui escala de tempo nem de freqüência, o que torna inviável seu entendimento.

A OHMI decidiu em 2005 que seria permitido anexar no pedido eletrônico de depósito de marca sonora um arquivo em formato de MP3 de até 1 MB, o que possibilita agregar mais clareza ao pedido.

4. Nos Estados Unidos, as análises e registros de marcas e patentes é operacionalizada pelo “United States Patent and Trademark Office”.

De acordo com o “Trademark Act”, que é o diploma legal específico para o Direito marcário nos EUA, para que determinada marca seja passível de registro é necessário primeiramente que seja dotada de distintividade.

Além da distintividade, o Trademark Act estabelece na Seção 15 U.S.C § 1052 todas as demais exigências que os pedidos de registro de marca devem observar.

Especialmente em se tratando de marcas sensoriais, a Seção 15 U.S.C § 1052 (e) (5) estabelece que a marca não pode, de maneira alguma, atribuir qualquer funcionalidade ao produto.

Foi com base neste argumento que o pedido de registro de marca sensorial de “sabor de laranja” – sob n° 76467774, aplicada a remédios antidepressivos foi negada pelo Tribunal de Marcas e Conselho de Apelação em dezembro de 2005 .

De acordo com o examinador do pedido é clara a funcionalidade neste caso uma vez que “ o sabor de laranja faz com que o anti-depressivo do Requerente trabalhe melhor já que aumenta o desejo e a capacidade do paciente em tomar o medicamento prescrito.” ( tradução livre)

Um exemplo célebre de pedido que não prosperou nos Estados Unidos é o do rangido das motos Harley-Davidson, que foi arquivado por desistência da própria requerente, após seis anos de disputa, cujo cenário litigioso compreendia oposições de 09 concorrentes diretas da requerente cuja principal alegação era a falta de distintividade.

O pedido foi realizado com a seguinte descrição: “A marca consiste no som do escapamento das motos da Requerente produzida pelo V-twin (motor com cilindros posicionados em V) comum nos motores de motos quando está em uso”. (tradução livre)

A partir do depósito da marca pela Harley-Davidson com a supracitada descrição, as concorrentes se insurgiram com o fato de que não poderia a requerente ter exclusividade de marca sonora cujas características eram comuns aos motores do tipo V-twin, também produzidos por estas, resultando daí a falta de distintividade.

Por outro lado, existem exemplos bem sucedidos de pedidos de registro de marcas sensoriais.

Aliás, muitos deles inclusive, temos certa familiaridade e sequer imaginamos constituir-se de marca.

O jargão utilizado pelo personagem Homer Simpson “D´OH” é marca sonora registrada pela Twentieth Century FoxFilm Corporation, para a Classe 41 – que abrange os serviços de entretenimento – cuja prioridade data de 15 de maio de 2008.

Outro exemplo é a marca sonora registrada pela Intel Corporation consistente “em uma progressão de áudio de cinco tons das notas Ré Bemol, Ré Bemol, Sol, Ré Bemol e Lá Bemol” para a Classe 09, especificamente para hardware e software de computadores, microprocessadores, circuitos integrados e dispositivos semicondutores – cuja melodia nos remete diretamente ao Pentium.

5. Na América do Sul, vale destacar que em 30 de janeiro de 2009 foi concedido pelo INPI da Argentina as primeiras marcas olfativas daquele país, à L´Oréal, para a classe 03, especialmente para produtos de cabelo. Foram realizados no total 06 pedidos de registros, sendo que para cada qual havia uma fragância diferente para o frasco do produto.

Neste caso, a própria marca já se consistia na sua descrição: “a marca compreende em uma fragância de cereja-framboesa (damasco/banana-melão/cereja/melancia/uva – de acordo com cada registro) aplicada a recipientes de produtos de cabelo.” (tradução livre)

A viabilidade do registro destas marcas sensoriais se tornou possível em razão da redação ampla dada pela Lei de Marcas argentina – Lei n° 22.362, especialmente em seu art.1° que prescreve que são registráveis como marca todo signo com capacidade distintiva, sem apresentar as limitações que, por ex. a legislação brasileira impõe.

6. CONCLUSÃO

No Brasil, os signos sensoriais ainda não são admitidos haja vista a interpretação restritiva da determinação do art.122 da Lei 9279/96 que estabelece serem registráveis apenas os “sinais distintivos visualmente perceptíveis”.

Assim, partindo do princípio que um cheiro ou um som não é perceptível visualmente, as marcas sonoras e olfativas estão sumariamente excluídas da possibilidade de registro.

Por outro lado, a legislação dos países que aceitam o registro das marcas sensoriais permitem uma interpretação mais ampla, conforme relatado nos exemplos supra-citados.

Aliás, é importante salientar que nos casos destes países a lei não é categórica nem expressa na registrabilidade de sinais sensoriais, mas apresenta-se menos restritiva como pode-se apurar no caso da Diretiva e Regulamento Comunitário que estabelecem como parâmetros basicamente a distintividade e a possibilidade de representação gráfica das marcas.

Na realidade, a tendência mundial caminha pelo reconhecimento do registro das marcas sensoriais, sempre tendo em vista as demandas da sociedade.

Apenas a título de ilustração, é válido trazer à baila que atualmente fala-se até em marketing olfativo, ou seja, o conjunto de estratégias de marketing que busca a associação de cheiro ou odor ao posicionamento de determinada empresa, produto ou serviço.

Essas novas estratégias de marketing – que acabam sendo combustível aos sistema capitalista – são sempre fundamentadas em diversas pesquisas de mercado e estudos técnicos.

A exemplo da nova tendência de marcas olfativas, foi realizada uma pesquisa pela Universidade de Rockfeller nos EUA no qual foi verificado que os seres humanos tem a capacidade de se lembrarem de 35% dos odores que sentem contra 5% daquilo que vêm, 2% do que ouvem e 1% do que tocam.

Com respaldo nestes dados explica-se a corrida das empresas de vanguarda para proteger suas marcas olfativas já que a eficácia de sua representatividade no cérebro humano se demonstra muito superior aos outros tipos de estímulo.

Por outro lado, ficam aqui as reticências sobre como serão julgados os eventuais casos de colidências e demais litígios acerca das marcas sensoriais.

Assim como a dor resultante do dano moral é experimentada somente pela vítima; os cheiros, melodias e gostos são experiências muito particulares para cada pessoa, o que torna muito difícil a parametrização destes.

Portanto, caberá à Justiça e aos operadores de direito a árdua tarefa de desenvolverem critérios que sejam capazes de ao menos se aproximar em transformar o abstrato em descrições concretas, as experiências particulares em sensações padronizadas, viabilizando uma análise justa de cada caso.

* Gisele Karassawa é advogada, especialista em Novas Tecnologias e Direito do Entretenimento.

REFERÊNCIAS E NOTAS:

1.A sound can also be represented by words (eg. Clip, Clop, Moo) and must include an accurate description of the trade mark, eg. ‘the trade mark consists of the sound of 2 steps taken by a cow on a pavement, followed by the sound of a cow mooing’. Disponível em: http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/faq_index.shtml#unusual

2 “OHIM is the official trade marks and designs registration office of the European Union. The Community trade mark (CTM) and registered Community design (RCD) are the gateway to the European single market – providing protection for Intellectual Property Rights throughout the European Union, which covers 27 countries and almost 500m people.” Disponível em: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/index.en.do

3 Decisão da OHMI disponível em: http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1998/EN/R0156_1998-2.pdf

4 Disponível em: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/EN/R0781_1999-4.pdf

5 Disponível em: http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2eissues/2006/76467774.pdf

6 Algumas marcas sonoras estão disponíveis por meio do seguinte link: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/kidsound.html